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中国和台湾的美国专利为何不管用?

来源:独365棋牌_365棋牌游戏手机官网下载_365棋牌游戏 1.0 安卓版时间:2012-08-13

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?陈冠州 独365棋牌_365棋牌游戏手机官网下载_365棋牌游戏 1.0 安卓版美方院长

?中国每年的国内专利申请案数目已超过八十万件,跃居世界之首,每年到美国提出申请的专利也超过八千件,而且每年俱增。台湾虽然在国内专利申请案数目比不上中国大陆,但每年在美国提出的专利申请案也超过两万件,仅次于日本和德国,理应成为在美国的专利强国之流,但又为何在美国却予人有”中国和台湾的美国专利不太管用”的印象和事实呢?

?工业强国与专利实力

?一个国家是否已晋身工业强国,或为开发中国家,有一项重要指标,就是该国在美国每年所取得的专利数目。美国是一个以发明立国的国家,其制度与审查质量亦是世界首屈一指。所以,这个世界最大的市场和科技王国,就成为全世界重要发明都必须要争取专利保护的国家。全球百大品牌中,就有超过一半是美国的品牌,每年在美国取得专利的数目,也就成为衡量一个国家的工业国力和科研实力的指标。因此,中国要成为已开发的工业强国,首先就要在美国取得相对强大的专利保护,也因为如此,近几年中国政府实行了连串的鼓励保护和扶持政策:包括提供取得如美国、欧洲和日本等国专利的奖励制度(每国每件专利达平均人民币伍万元的奖金),和提供高新技艺发明对先进工业国申请专利的费用补助(每件高新发明最多五国,每国最多人民币十万元的费用报销补助)等。

?然而, 专利权是一种排他权,数量多不代表相对权利大,在目前中国和台湾的专利实务生态却存在了一些始料未及的缺陷,致使申请越多,问题愈多的不自知困境,必须及时正视和改善。

?中美不同的专利代理生态

?问题主要来自于中国和台湾的专利生态环境和承办流程。专利代理是一门非常专业的技艺。专利从业人员的基本素养能力,必须具备理工和法律的基础。不像美国的英美法系,其法律学院均为大学后的研究所,所以能从法学院中自然培养出同时具备理工背景 (大学或研究所) 的法律人才,投身专利的专业领域。中国和台湾是大陆法系,其法律教育是大学教育,所以其培养的法律人才,大都没有理工背景;而有理工学历的科研人员或工程师又鲜有再接受法学教育者,这造成了专利人才的产生障碍,在培养专利人才上不如美国的教育基础与制度。

?更重要的是,目前在世界上,大概就只有中国和台湾的专利代理是以「案件收费」的,所有工业国家 (包括韩国的专利代理专业) 都是以「钟点收费」的。这种专利代理业的生态差异,造成了专利权质量和专利技术发展的巨大落差。

?所谓「案件收费」,就是专利代理是按每一件专利申请案,收取一固定的代理费用。所谓「钟点收费」就是专利代理是按为发明所规划进行专利申请保护所实际付出的工作时间数目来收费,而每一专利代理均又会按其经验和能力的高低而按小时计收取不同的费用。

?按「钟点收费」的专利代理人,在美国其实就像发明人的雇员,受聘为发明人提供专利服务。在发明人仔细挑选了合适的专利代理人并雇用后,专利代理人的收益就已有了保障,而与发明人之间就没有了对立的利益关系,可以全心全意的依其经验和能力为发明人规划认为最理想的专利保护和申请,没有成本的考虑,发明相对能得到较周延的规划和保护,而专利代理人也较能在每一个专利案件中,培育更优异的能力和经验。

?然而「按件收费」的中国和台湾,通常不论发明的深浅、目的,保护程度和对手实力,都倾向划一收取相同的服务费,如此就容易产生种种缺陷。

?其一,不同的发明一样的收费,容易造成让发明人误以为专利申请只是一种相同的流程工作,就像买东西一样,一样的东西当然价钱愈便宜愈好,也就养成了发明人喜欢杀价的习性,而专利代理人为了生存,也会陷入相互杀价竞争案件的恶性循环。民间产品尚且有通货膨胀而提升价格,而这么专业的专利代理服务反有服务费越杀越便宜的现像。在这种生态下,追求更高的专利质量和战略,就成了缘木求鱼的奢求了。

?其二,对专利代理人而言,若果不管什么发明都是一样的收费,在生存的成本考虑上,一个发明的申请案件数目愈多,收费才愈多;而且对每一申请案,作业成本愈低,获利就愈高。只有专利代理人拥有崇高的职业道德,把专利服务视为一种公益服务,不惜赔本也要尽心尽力,否则原本应为发明人重要幕僚顾问的专利代理人却反成为和发明人有利益冲突的对立个体,把发明清楚详尽周延的保护与获利生存也就相对的背道而驰了。在这样的专利生态下,或许对专利量的增加会有所帮助,但对专利权的质量提升就相对难以进步了。专利代理人愈教育发明人,成本就可能愈高。专利代理人雇用愈高级的专业人才,成本也就愈高。但是发明人却又希望专利费用愈来愈低,这种对立的立场,可想而知与不计成本求才求贤的美国发明人在专利保护的起跑点上就愈差愈远了。

?今日的经济竞争,其实就是知识产权的战争,两种制度、两种生态,使得中国和台湾在这场专利战争中处于劣势,倍感艰辛,吃亏得让人心痛。

?前述中国和台湾在专利生态上的强弱,在中国和台湾目前向美国申请专利的流程上,更显露无遗,直接构成了即使取得了美国专利也不太管用的窘境。

?科技历史

?发明是人类文明的智慧呈现,专利保护更是一门集创意、理工技艺、法学素养及表达艺术等非常专业的学问。其中专利的撰写就成为了如何表达发明,界定权利的高深技艺了。专利文献就是现代的科技历史,将永远的由各国专利主管机关保存和流存于世,让人类智慧在科技和生活上的呈现,得以让万世后所有的人类查阅学习,发明人的智慧也可以藉专利申请的说明书和权利要求书而名留青史。

?一个对国家社会有所贡献的人,若果要写一部自传,也会非常小心撰写其中的每一词每一句,或者找文采出众善解人意的作家代撰。但是在中国和台湾,这些有无中生有智慧的发明人却很多不问为其撰写专利申请的专利代理人或其员工是谁,而只问谁愿意收取较低的费用为评选依据,这本来就已让人百思不得其解;而若专利代理人又为生存而竞相杀价,为成本效益而忽视发明的深层意义和发明人的心路历程,仅作为一件事情地处理掉,那么在未来的科技历史上所传于世的智慧与西方国家相比就不那么高明,流传下来的恐怕只有遗憾了。

?中国和台湾专利说明书的问题

?基于「按件收费」的原则,在中国和台湾的专利代理人基本上鲜有按诸如美国专利局要求的国际程度标准制作中文的专利说明书和权利要求书,一般只以满足中国专利局的审查基准为主,以取得中国专利为目的地制作中文专利说明书和权利要求书。中国和台湾专利制度又有「发明专利」和「实用新型」之分。其中发明专利主要是保护所谓方法和高新技艺,而一般最普遍的家电产品、消费品和改良制品,都被视为「实用新型」的申请标的。可是,在中国和台湾,实用新型都是采取不审查的登记制度,意即,只要中文专利说明书具备了最基本的说明项目,不问内容都先取得登记注册,授与实用新型专利证书。故此,在中国和台湾,百分之七十、八十的发明都仅以实用新型的基本要求,制作中文专利说明书及权利要求书提出注册登记,这样发明人必定能取得专利证书,专利代理人也能很好的控制成本。

?然而,当中国和台湾的发明人需要取得诸如美国的外国专利保护时,一般都不会为其发明重新撰写一份以国际专利程度规范的外语专利说明书及权利要求书,而普遍仅认为其发明已申请了专利 (在中国或台湾),只要依「巴黎公约」主张优先权即能享有在一年内诸如美国等外国申请专利时,主张中国或台湾的专利申请日为其国外的专利申请日。另外,在中国,基于国家的鼓励和优惠也有很多发明人在中国提出PCT (Patent Cooperation Treaty) 国际专利申请,这样,在三十个月之内,发明人都能以该PCT申请案的申请日为将来其PCT申请所指定的各外国的专利申请日。因为在申请PCT时,发明人通常又主张中国的申请日的优先权,所以一般发明人和代理人就直接以其中国的中文专利说明书及权利要求书作为PCT国际专利申请案的说明书及权利要求书。仅有极小部分具备国际专利经验和技术的专利代理会让发明人再投入费用,重新以中文或英文撰写一份达到让如美国专利局等先进专利国家专利局要求基准的专利说明书图式和权利要求书来提出PCT国际专利申请。

?待中国和台湾发明人提出美国专利或依PCT进入美国国家阶段时,由于主张原中国申请日优先权的关系,当初的中国或PCT中文专利说明书、图式及权利要求书就成了美国专利申请案的唯一原始依据,发明人亦只能将原中文说明书及权利要求书翻译成英文作为美国的英文专利说明书及权利要求书了。

?专利翻译知多少

?专利翻译是非常高深的技术,就像要翻译一篇医学研究文献,一般仅懂中文和英文的文科生是没有能力翻译好的。即使是受过医科教育的毕业生也未必有办法翻译出文意兼备的作品,而必须要在那医学领域上有所造诣的资深医生或医学教授才能胜任。就好像中文佛经,当初都是由高僧所翻译。在国外,专利翻译都是由资深的专利代理人或律师所为,其必须要有多年独立撰写专利说明书及权利要求书的经验,并要具备所要翻译的两种语文的深厚基础,才可能把字译和意译都兼顾完备,以为坚固的专利保护基础,避免往后竞争对手或仿冒者有机可乘。因此,这类资深的专利代理人或律师的钟点费一般要比单纯以该国文字撰写者为高,就算以字数计算都达每一百字美金五十五元至八十五元的收费。

?但是,在「按件收费」专利生态下的中国和台湾,是按每国每件固定收费的方式收取服务费,但美国优质的代理人均又以工作钟点向中国和台湾的专利代理收取费用,并均要求自主的控制专利说明书及权利要求书的质量,以维持其各代理的案件质量和名誉,所以经常美国代理收取的费用要比中国和台湾发明人愿意支付中国和台湾专利代理的案件收费还要高。

?鉴于前述的成本考虑,中国和台湾的专利代理一般就在国内找懂英文的工程师,把仅符合中国专利局要求的PCT、发明或实用新型的专利说明书及权利要求书翻译成英文,再委托愿意为其签名代理的美国专利代理人以固定的基本代理费用提出美国(或其他英语国家)专利申请。这类翻译的英文专利说明书及权利要求书,一般未聘请美国的双语资深专利代理人或律师修正校阅,因为要修改这类仅满足中国或台湾专利条件的英文翻译说明书及权利要求书所需的实力和时间往往比重新撰写英文说明书和权利要求书还要困难费时,其收费往往比中国和台湾发明人所支付中国或台湾专利代理的费用还高。这类中翻英的美国专利申请 (欧洲、日本申请案亦然 ) 也能成为一个专利申请案,甚至也能获得核准,但却埋入了诸多无法弥补的缺失,使在美国和海外执业的资深专业人仕非常感叹又无奈。

?美国专利申请

?美国专利商标局相当开明,不仅接受各国各种形式质量的专利申请,只要是以英文提出即可,而且还接受各国发明人不经过美国专利代理人而径自以发明人的名义直接提出美国专利申请。台湾有不少的美国专利即是由台湾代理人以发明人名义或文件代收人名义径行向美国专利商标局提出专利申请。虽然,美国专利只分「植物专利」、「实用专利」和「外观专利」,但全部都必须进行有关「新颖性」(35 U.S.C.102)、「非显而易见性」(35 U.S.C. 103)、「实用性」和「揭露性」(35 U.S.C. 112) 的实体审查。其中,在中国和台湾的发明和实用新型都归为美国实用专利的申请类别。

?美国专利商标局当然愿意接受各国各种各类的专利申请,因为专利制度的初衷和宗旨就是鼓励研究发明,把各种层次质量的专利申请内容都制作成专利文献予以公告,让全美国国民都能轻易在网络上取得阅读学习全世界的智慧,并转化为其知识再发明再改良,甚至从而了解各国科技工业技术的发展、以及各公司的研究方向和策略。但是要不要准予专利又是另一回事了。

?一般而言,美国的总体专利核准率有30%~40%,然而来自中国的美国专利申请核准率却仅有10%~20%。原因除了专利代理人的专业技术外,原本专利说明书的揭露不足,翻译词不达意,以及权利要求书对于对于发明中可专利的标的要求的界定能力都是关键因素。即使取得专利核准,但由于中国和台湾的发明人通常都未能与美国的专利代理人作直接沟通,加上美国的专利代理一般又不懂中文,无法就原来的中文专利说明书或与发明人直接沟通去读解发明的真义,所以一般仅能就其由中国或台湾翻译人员翻译过来的英文专利说明书及权利要求书去想象发明的标的所在,所以在力求准审的情况下,无法灵活有效的去巧妙界定发明的要件、修改权利要求书,只能以压缩专利权缩小范围的消极方式去规避专利审查官所调查而得的习知引证专利前案。

?因此,中国和台湾向美国提出的专利申请案,即使最终获准美国专利,但其专利权范围时常都是比较狭窄,诸多限制,熟悉该项技术的人仕比较轻易就能规避并且予以再发明。甚者,在美国的同业或竞争对手有机会依其改良而再发明去申请美国专利,雇用有经验实力的美国专利代理人或律师精巧地撰写其权利要求书,把原中国或台湾发明人未有效揭露和界定的发明要件和标的反包围,反保护,据为已有。这类令人心痛的事件,每天都在美国发生。

?美国司法对专利权人的利与害

?更不为一般中国和台湾发明人所知的是美国的专利维权司法制度,令中国和台湾辛苦得来的美国专利弱不襟风。美国的司法独立造就了一个公平公正的司法制度和环境,但因昂贵的专业服务,使得这个公正亦相对极其昂贵,不管原诉或被告都要付出高昂的律师费才能有机会诉说你的充分理由。专利诉讼更是各种诉讼中最为昂贵的,一般的专利诉讼的每月律师费达美金五万至三十万,一场专利官司的费用涉及美金一百万至千万。

?美国律师如何攻击中国和台湾的美国专利

?在美国,一般专利诉讼律师都了解,若果遇到专利侵权官司的专利权人是中国或台湾企业或发明人,首先会检查该专利是否有依巴黎公约主张中国或台湾的相对原中国或台湾的专利申请、或该专利是依中国PCT国际专利申请案而进入美国申请核准的专利。如果是这种情形,就再确认原中国或台湾的专利申请日、或原中国PCT国际专利的申请日或其优先权日,与向美国提书专利申请的实际申请日之间,是否有构成过去公开的事实,即是否曾在中国或台湾有专利公告过或在美国有贩卖过,或在全世界任何一地区有公开过;又如果是由中国PCT国际申请在国家阶段(National Phase) 进入美国申请者,则必定在PCT申请日或其优先权日后的十八个月被PCT局公开了其PCT中文说明书及权利要求书了。

?专利翻译是成败关键

?翻译决定成败背后的原因是,该美国专利权的取得是来自于美国专利审查官对其英文翻译说明书及权利要求书进行的审查核准,而事实上却从未对其原中文专利书说明书作审查,所以该专利的权利依据是来自于一种假使,就是英文翻译的专利说明书与原中文说明书是一致的。所以若果不是一致的,该美国专利的有效性就成为首要的疑问了。

?如前所述,绝大部分来自中国和台湾的美国专利申请案的英文说明书及权利要求书都是由未经美国正规专利技术训练考试或检测的中国或台湾翻译人员或翻译工程师所为,而且翻译费用愈便宜愈好,之后的英文翻译又大都未经美国的专利代理人针对发明的原创意构想或至少对应原中文专利说明书进行检查、修正和确认。所以,几乎大部分这类由中国和台湾翻译而来的美国专利,在美国的辩护专利律师群的放大镜下,都能找到翻译的毛病。而一旦诉讼专利的英文说明书是否与原中文说明书一致的问题浮现,这个原本专利侵权的诉讼,就会先变成该专利是否有效的诉讼了。中国或台湾的原诉人就变得被动了。

?在专利权有效确认的攻防上,被告的专利辩护律师可以向法院要求传唤该美国专利的美国专利代理人,或甚至中国的专利代理人和翻译人员录取「口供」(Deposition)。目的主要有二,其一是找出专利说明书中翻英过程中的翻译问题;其二是针对美国专利的英文专利说明书中所揭露的英文发明内容是否真正由在该美国专利申请案中所俱名的发明人所发明者。

?只要能证明美国专利说明书中具有原中文专利说明书所没有的内容,就有加入了「新实质内容」(New Matter) 的事实,这样原来所主张的优先权申请日就无效了,这个美国专利权就岌岌可危了。

?又或者,原中国或台湾翻译人员或工程师在作中翻英的翻译时,并非按原中国或台湾或PCT的中文专利说明书进行完整的字译及意译,而是自作主张的改变了英文专利说明书但却可能构成了翻译不一致的毛病,而导致其原PCT或中文母案的专利公告,反而成为其违反新颖性或非显而易见性的引证,严重者也会导致该美国专利的无效。

?又或者,翻译而来的英文专利说明书被证明具有该案俱名发明人所不了解的内容,也可能造成发明人非真正发明人的争议,严重者也可能导致该美国专利无效。试问,又有几位中国和台湾的发明人能真正的向其中国或台湾的出名专利代理人、或其所谓的美国专利代理人、或甚至该美国专利的翻译人员作实质的沟通,去了解其发明的真义所在。在以「按件收费」的中国和台湾,这些都可能为其未来辛苦得来的美国专利,不知觉地埋下了无法弥补的问题。

?又试问,这位素未谋面,只为了收几百美元出名签字代理的美国专利代理人或律师,若真的在美国专利诉讼案中被传唤作供时,又能说些什么,做些什么口供呢?而对于中国或台湾的出名专利代理人及该案的翻译人员,若其不能为该诉讼作供,会对案件构成不利因素;若其能作供者,面对陌生的美国司法制度又往往可能适得其反。

?中国和台湾发明人要注意事项

?面对上述这些事实现况,中国和台湾的发明人既要为自己争取更多数量的美国专利以证明中国和台湾的科技和工业实力,在专利质量上更必须注意如下关键,以确保辛苦争取来的美国专利不会不管用。否则明明仿冒者侵权了,但反被因翻译和发明人是否真正发明人等问题构成弱点,连你的美国专利诉讼律师都可能劝你尽快草草和解,免得最后可能连自己的美国专利都被无效了。

?第一,若中国和台湾的发明有需要取得美国或其他外国专利保护时,其原来的中国或台湾的中文专利说明书最好是按美国或欧洲等先进专利国家专利局和专利维权制度的规范来撰写,一般美国、欧洲和日本等国的专利说明书规范也适用于中国或台湾的专利制度。若在中国或台湾提出专利申请时 (尤其是实用新型专利) 未能按上述国际规范制作专利说明书提出申请,那么要在发明公开前提出PCT国际专利申请,并重新撰写符合国际水平的中文专利说明书及权利要求书,以确保你专利申请的发明揭露不会导致将来的专利保护缺陷。既是世界级的发明,也就需要世界级的专利战略作保护。

?第二,在进行专利说明书的翻译时,务求确定并了解翻译人员、工程师的素质,必须是受过完整诸如美国的外国专利技术训练,可能会多花一些翻译费,但是若果你的发明是一项宝贵的创造,那你应该让你的发明用理想的英文流传于世,也防堵了将来仿冒者轻易地利用翻译问题破坏了你的专利优势。要取得一项令美国人敬仰的好美国专利,而不是一张让美国人看不起的美国专利证书。

?第三,要实际了解你发明的美国专利代理人或律师是谁,专业能力,经验背景,以及是否有机会与美国专利代理人至少在必要时直接沟通。其实基本的专利代理费用差的也只有几百美元,往后有必要时也只是支付实际的钟点服务费,大部分的中国和台湾企业也是负担得起的。不要让你宝贵的发明沦为新进专利代理人的练习项目。或许你可以自己检索你可信任的合适美国专利代理人,并要求你的中国专利代理交由你指定的美国专利代理人代理提出美国专利申请。

作者?? 陈冠州
美国联邦注册专利师
美国大卫雷文专利事务所资深合伙人
美国智慧产权学院院长
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